A continuación presentamos las contestaciones a las preguntas más frecuentes sobre el registro de una marca en Puerto Rico.
¿Qué es una marca?
Todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, al igual que de los productos o servicios de otra persona. Puede ser cualquier palabra, nombre, símbolo, lema, imagen o estilo comercial, medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de éstos que es utilizada por una persona natural o jurídica en el comercio o que una persona natural o jurídica tiene la intención bona fide de utilizar en el comercio con el fin de distinguir o identificar los servicios ofrecidos por éste de aquellos ofrecidos por otra persona y para indicar la fuente de dichos servicios aunque no sea conocida.
¿Qué marcas no son registrables?
El Artículo 5 de la Ley de Marcas de Puerto Rico establece que no se registrará una marca que consista de:
• Materia contraria a las leyes, la moral u orden público
• La bandera, escudo de armas o cualquier otra insignia que represente a P.R. o de los E. U., o de sus estados, municipios, territorios, ciudades, ciudad o nación extranjera o una imitación de los mismos.
• Un nombre, retrato o firma que identifica a un individuo particular que aún vive, a menos que se obtenga el consentimiento escrito de dicho individuo. Esta disposición no aplica a apellidos, excepto en los casos en que un individuo en particular es conocido por sus apellidos solamente. De igual modo, no se registrará una marca que de primera instancia es meramente un apellido, a menos que haya adquirido distintividad mediante significación secundaria.
• Palabras descriptivas de los bienes o servicios en los cuales se usa, a menos que hayan adquirido significación secundaria.
• Palabras para indicar el género de los bienes o servicios en los cuales se usa.
• Forma o empaque, cuando la naturaleza, forma o empaque sean esenciales para su función.
• Nombres o términos geográficos que indiquen la procedencia o el origen de los bienes o servicios, excepto que hayan adquirido significación secundaria. Podrán registrarse siempre y cuando no exista relación entre el producto y el área geográfica en cuestión.
• Una marca igual o similar y que pueda causar probabilidad de confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios con otra marca registrada o que se esté utilizando en el comercio en Puerto Rico por otra persona y que se use o usará en bienes o servicios iguales o similares a los de la marca registrada o previamente utilizada en el comercio de Puerto Rico.
• Una marca igual o sustancialmente similar a una marca famosa o notoria de cualquier país, aunque no se use en Puerto Rico.
¿Cuáles son los beneficios de registrar una marca?
• El titular registral de una marca en Puerto Rico obtiene un certificado de registro que es evidencia prima facie de la validez de la marca, de su uso en el comercio en esta jurisdicción, de la titularidad de éste y de que éste posee el derecho exclusivo a su uso en el comercio en Puerto Rico.
• Derecho a reclamar daños estatutarios.
• Derecho a solicitar un injunction preliminar automático.
• Evitará que el Registro certifique otra marca igual o similar en Puerto Rico, entre otros.
¿Cuál es la diferencia entre una marca presentada “con uso” y una “sin uso” en el comercio?
La diferencia es que la marca presentada con uso en el comercio fue usada por el dueño antes de presentar la solicitud de registro. En este caso, se tiene que incluir la fecha de primer uso y un espécimen de la marca. Por el contrario, una marca presentada “sin uso” (destinada a uso futuro), se refiere a aquella que su dueño tiene la intención bona fide de utilizarla en el comercio (ésta aún no ha sido utilizada en el comercio). El dueño de una marca presentada con intención de uso tendrá que se presentar una transacción adicional en el Registro (la declaración de primer uso).
¿Qué es un espécimen?
Un espécimen es un ejemplo de cómo la marca se utiliza actualmente en el comercio en relación con sus bienes o servicios. El espécimen muestra la marca de acuerdo a como los consumidores la ven en el mercado.
¿El Registro de Marcas de Puerto Rico protege también a nivel internacional?
No. El Registro de Marcas de Puerto Rico es un registro local. En caso de que se quiera proteger una marca a nivel federal o internacional debe contactar a la Oficina Federal mejor conocida como el “United States Patent and Trademark Office” (USPTO) a través de www.uspto.gov.
¿Cuánto tiempo dura el registro de una marca?
Todo registro de marca tendrá una vigencia de diez (10) años a partir de la fecha de registro sujeto al cumplimiento de la ley y reglamentación aplicable. Esto quiere decir que hay que mantener el registro activo presentando o radicando lo siguiente:
• Declaración de Primer Uso - dentro de los primeros tres (3) años a partir de la fecha de presentación si se presentó la solicitud con intención bona fide de uso en el comercio de Puerto Rico (destinada a uso futuro). Antes de vencido el término puede solicitarse una prórroga de un (1) año siempre y cuando demuestre justa causa.
• Declaración de Uso Continuo - se presenta una sola vez entre el quinto (5to) y sexto (6to) año a partir de la fecha de presentación. En caso de transcurrido el término, puede presentarse dentro de seis (6) meses después del vencimiento, previo al pago de los derechos correspondientes.
• Renovación y Declaración de Uso - dentro del noveno (9no) y décimo (10mo) año a partir de la fecha de presentación. El titular registral podrá renovar el registro de la marca dentro del año anterior a la fecha en que expire. Esta solicitud se tiene que presentar con una Declaración de Uso.
• Transacciones relacionadas adicionales - éstas deben presentarse de manera oportuna al amparo de las disposiciones de la ley y el reglamento aplicable.