¿Por qué registrar mi marca si llevo muchísimo tiempo usando mi marca sin problema alguno?

Todo negocio debe registrar sus marcas. Aunque lleves 100 años usando tu marca, puede llegar otro negocio con una marca igual o similar que te limite tus derechos, confunda a tus clientes y le reste valor a tu marca. Esto fue lo que sucedió con el Hotel Meliá de Ponce, Puerto Rico.

• El Hotel Meliá de Ponce comenzó a operar en el 1895.

• Ya para el 2007, ya el Hotel Meliá, ubicado en Ponce, Puerto Rico llevaba usando su marca por más de 100 años y quizás por desconocimiento, nunca registró su marca.

• Desde aproximadamente el año1990, Sol Meliá, una de las cadenas hoteleras mas grandes de Europa, comenzó a penetrar el mercado Estadounidense y solicitó el registro de sus marcas en el registro de marcas federal y en el registro de marcas de Puerto Rico.

• En el año 2007, abrió “Gran Meliá” en Coco Beach, Fajardo.

• En el año 2008 el Hotel Meliá de Ponce los demandó por violación a sus derechos de marca "trademark infringement" Meliá.

• Luego de varios anos litigando, las partes llegaron a un acuerdo confidencial.

Lamentablemente, el Hotel Meliá de Ponce no se ocupó de registrar su marca en Puerto Rico ni a nivel Federal. De haberlo hecho antes de que Sol Meliá registrara sus marcas, la cadena Europea hubiese tenido grandes problemas para entrar al mercado Estadounidense y definitivamente y no hubiese podido ser participante de la industria hotelera en Puerto Rico usando el nombre "Meliá". Sin embargo, el uso ininterrumpido de la marca por tantos años, la calidad de sus servicios, el alcance de sus promociones por internet, y el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores, ayudaron a que el Hotel Meliá de Ponce adquiriera valiosos derechos marcarios a través de toda la isla de Puerto Rico.

Cuando el Gran Meliá abrió sus puertas en Río Grande, el Hotel Meliá de Ponce demandó al Gran Meliá ya que, aunque no contaban con una marca registrada, tenían derechos "common law trademark rights" y de permitírsele al Gran Meliá operar en Puerto Rico, habría probabilidad de confusión en el mercado.

El tribunal de distrito federal en Puerto Rico determinó que el Hotel Meliá de Ponce quedaría restringido a usar "Meliá" en su único establecimiento en la ciudad de Ponce mientras que el Gran Meliá, por haber registrado su marca, podría no tan solo continuar usando la marca en Río Grande sino que podría expandirse a cualquier otro pueblo de la isla.

Inconforme, el Hotel Meliá de Ponce apeló y el tribunal de apelaciones para el primer circuito revocó la determinación del tribunal de distrito y devolvió el caso para que continuaran con los procedimientos. El tribunal de apelaciones aprovechó la oportunidad para aclarar varios puntos importantes como el siguiente:

Cuando el Gran Meliá registró su marca en Puerto Rico, los derechos de uso exclusivo de la marca del Hotel Meliá de Ponce se quedaron limitados a toda area donde ya estaban usando la marca. Explicaron que el area de uso de la marca no se limita a la localización física del establecimiento sino que es toda área en donde habría probabilidad de confusión si una marca similar entrara a competir. Luego de 100 años de uso ininterrumpido, su popularidad, el hecho de que los consumidores de sus servicios vienen desde toda la isla y el alcance de las promociones por internet, etc., influyeron grandemente en la determinación del apelativo a inclinarse a que habría probabilidad de confusión. Claramente, la determinación del tribunal de distrito en cuanto a darle al Gran Meliá derechos marcarios sobre la isla entera de Puerto Rico con excepción al pueblo de Ponce, fue errónea. La siguiente es una cita directa de la decisión:

After reviewing the record, we conclude that a reasonable factfinder could conclude that the Hotel Meliá and Gran Meliá marks cannot co-exist in Puerto Rico without creating an impermissible likelihood of confusion among reasonable consumers.

¿Quién ganó? Se puede decir que el Hotel Meliá de Ponce ganó pero para todos los efectos, aquí ambas partes perdieron porque gastaron cientos de miles de dólares en litigación y todo esto se pudo haber evitado si el Meliá de Ponce hubiese registrado su marca o si Sol Meliá hubiese llevado a cabo una búsqueda de conflicto de marca antes de entrar al mercado hotelero en Puerto Rico donde el Hotel Meliá de Ponce llevaba operando por más de 100 años.

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El caso es Dorpan, S.L. v. Hotel Meliá, Inc., 728 F.3d 55 (1st Cir. 2013).