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  • Alice M. Cabrera

¿Por qué registrar mi marca si llevo muchísimo tiempo usando mi marca sin problema alguno?

Updated: Sep 14

Todo negocio debe registrar sus marcas. Aunque lleves 100 años usando tu marca, puede llegar otro negocio con una marca igual o similar que te limite tus derechos, confunda a tus clientes y le reste valor a tu marca. Esto fue lo que sucedió con el Hotel Meliá de Ponce, Puerto Rico.


  • El Hotel Meliá de Ponce comenzó a operar en el 1895.

  • Ya para el 2007, ya el Hotel Meliá, ubicado en Ponce, Puerto Rico llevaba usando su marca por más de 100 años y quizás por desconocimiento, nunca registró su marca.

  • Desde aproximadamente el año1990, Sol Meliá, una de las cadenas hoteleras mas grandes de Europa, comenzó a penetrar el mercado Estadounidense y solicitó el registro de sus marcas en el registro de marcas federal y en el registro de marcas de Puerto Rico.

  • En el año 2007, abrió “Gran Meliá” en Coco Beach, Fajardo.

  • En el año 2008 el Hotel Meliá de Ponce los demandó por violación a sus derechos de marca "trademark infringement" Meliá.

  • Luego de varios anos litigando, las partes llegaron a un acuerdo confidencial.

Lamentablemente, el Hotel Meliá de Ponce no se ocupó de registrar su marca en Puerto Rico ni a nivel Federal. De haberlo hecho antes de que Sol Meliá registrara sus marcas, la cadena Europea hubiese tenido grandes problemas para entrar al mercado Estadounidense y definitivamente y no hubiese podido ser participante de la industria hotelera en Puerto Rico usando el nombre "Meliá". Sin embargo, con el uso ininterrumpido de la marca por tantos anos, la calidad de sus servicios y el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores, ayudaron a que el Hotel Meliá de Ponce aquiriera valiosos derechos marcarios.


Cuando el Gran Meliá abrió sus puertas en Río Grande, el Hotel Meliá de Ponce defendió sus derechos marcarios al instar una demanda por infracción a sus derechos marcarios ya que aunque no contaban con una marca registrada, tenían derechos "common law trademark rights" y de permitírsele al Gran Meliá operar en Puerto Rico, habría probabilidad de confusión en el mercado.


El tribunal de distrito federal dispuso del caso, determinando que el Hotel Meliá de Ponce quedaría restringido a usar "Meliá" en su único establecimiento mientras que el Gran Meliá, por haber registrado su marca, podría expandir en cualquier otro pueblo de la isla.


El Hotel Meliá de Ponce apeló y el tribunal federal de apelaciones para el primer circuito revocó la determinación del tribunal de distrito y devolvió el caso para que continuaran con los procedimientos. También aprovecharon la oportunidad para aclarar varios puntos claves:


Cuando el Gran Meliá registró su marca en PR, los derechos de uso exclusivo de la marca del Hotel Meliá de Ponce se quedaron limitados al area donde ya estaban usando la marca. Explicaron que el area de uso de la marca es toda área en donde habría probabilidad de confusión si una marca similar entra a competir. Por lo tanto, no se limita a la localización física del establecimiento, en este caso, Ponce. Es decir, que la determinación del tribunal de distrito en cuanto a darle la isla entera de Puerto Rico con excepción al pueblo de Ponce, fue errónea.

After reviewing the record, we conclude that a reasonable factfinder could conclude that the Hotel Meliá and Gran Meliá marks cannot co-exist in Puerto Rico without creating an impermissible likelihood of confusion among reasonable consumers.

Para todos los efectos, aquí ambas partes perdieron porque gastaron cientos de miles de dólares en litigación y todo esto se pudo haber evitado si el Meliá de Ponce hubiese registrado su marca o si Sol Meliá hubiese llevado a cabo una búsqueda de conflicto de marca antes de entrar al mercado hotelero en Puerto Rico donde el Hotel Meliá de Ponce llevaba operando por mas de 100 años.


Comunícate con nuestros abogados de MarcaPR y Solid Rep LLC para aconsejarte y ayudarte a tramitar el registro de tus marcas y así proteger tu propiedad intelectual. Es la mejor inversión para tu negocio.


El caso es Dorpan, S.L. v. Hotel Meliá, Inc., 728 F.3d 55 (1st Cir. 2013).

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